CONHEÇA AS PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE PODEM OCORRER NO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCA
O registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o único modo de obter direitos legais sobre a marca no Brasil. No site do instituto, é possível obter todas as informações a respeito dos processos de registro de propriedade industrial, tal como a marca, inclusive o Manual de Marcas.
Por isso mesmo, muitos empreendedores se aventuram na tarefa de registro de suas marcas por conta própria, seguindo o passo a passo definido no Manual de Marcas e, assim, possivelmente economizando o valor de honorários de serviço em um escritório especializado.
No entanto, o protocolo do pedido não é equivalente ao registro em si e, durante o trâmite processual, diversas situações podem ocorrer, especialmente se o empreendedor não tiver efetuado a pesquisa de viabilidade do registro da marca de forma adequada. A pesquisa de viabilidade de registro é imprescindível para a prevenção dessas situações, mas também não provê garantia de que não ocorrerão.
Por isso, para que você não seja pego desprevenido, é necessário monitorar o seu pedido de registro e ficar atento a essas possíveis situações:
NOTIFICAÇÃO DE OPOSIÇÃO
Com a publicação do pedido de registro, o processo passa a ser de conhecimento público, estando, inclusive, disponível para consulta no sistema digital do INPI. A partir de então, inicia-se a contagem de 60 dias de prazo para apresentação de oposição, por parte de terceiros, contra o registro. Qualquer interessado com legítimo interesse pode apresentar oposição ao registro, levantando argumentos para embasar sua petição.
Portanto, se houver processos protocolados anteriormente, para marcas similares e em mesmo segmento de atividade, é possível que o seu processo seja alvo de uma oposição.
O INPI também possibilita ao titular do pedido com oposição, um prazo de 60 dias para apresentação de manifestação contra oposição. Ambas as petições, de oposição e manifestação, são levadas em consideração quando o processo chega a etapa de exame de mérito.
SOBRESTAMENTO DO EXAME DE MÉRITO
Sobrestamento é o despacho de natureza preliminar pelo qual, antes do pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu exame até que se conclua o trâmite de processos anteriores, possivelmente colidentes com o sinal em exame e ainda não decididos em caráter definitivo.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
O indeferimento é o despacho de natureza terminativa pelo qual é denegado o pedido de registro de marca pela infringência de proibição prevista em lei em todas as classes reivindicadas. O titular do pedido indeferido poderá recorrer da decisão proferida, dentro de um prazo de 60 dias, observando os termos do Art. 212 da LPI.
O Art. 124 da LPI contém uma lista com os sinais que não são considerados registráveis como marca, normalmente utilizada para embasar o despacho de indeferimento do pedido. A lista contém 23 incisos e é extremamente importante estar ciente dessas proibições antes de iniciar o pedido de registro da marca.
Mesmo após o registro concedido e o certificado emitido, é necessário manter o processo no INPI monitorado frequentemente, pois, conforme a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, ainda é possível perder os direitos do registro diante de três situações distintas:
NULIDADE ADMINISTRATIVA
Em resumo, a nulidade de marca ocorre quando um registro de marca é concedido em desacordo com a Lei da Propriedade Industrial. Qualquer interessado com legítimo interesse pode requerer a nulidade da marca ou, até mesmo, o próprio INPI poderá reaver algum equívoco e anular o registro ex officio. Esse procedimento pode ser tanto administrativo, perante o próprio INPI, quanto judicial.
Após a instauração do procedimento de nulidade, o titular do registro anulando terá um prazo de 60 dias para apresentar defesa, no sentido de demonstrar que não houve qualquer violação de Lei no processo de concessão da marca. Essa defesa deve ser feita de forma coerente e bem embasada.
A LPI – Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial) – regulamenta tudo o que diz respeito ao registro de marcas, patentes, desenhos industriais e outras proteções intelectuais. Nela, os artigos 165 a 175 especificam o processo de nulidade do registro de marcas. Destacamos os seguintes artigos:
Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.
Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.
…
Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.
Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
CADUCIDADE
A caducidade da marca nada mais é do que um processo de extinção da marca. Este processo pode acontecer por motivos diversos, como marcas registradas que estejam inutilizadas ou que tenham seu uso interrompido por um período de pelo menos cinco anos comprovados a contar da data de concessão ou renovação junto ao INPI e processos que apresentem declaração de atividade distinta daquela efetivamente exercida pelo titular.
A caducidade de um registro de marca pode ser concedida de ofício ou pode ser solicitada por um terceiro interessado. Em processos como este, quem tem o dever de comprovar a utilização da marca é a pessoa ou empresa que detém o registro, sendo que o prazo para comprovação é de 60 dias.
A não comprovação da utilização da marca pode fazer com que a mesma tenha o registro extinto e seja liberada para registro de terceiros. Isso ocorre porque a legislação brasileira impede a reserva de mercado, sendo assim, a marca é de propriedade exclusiva do titular, desde que esteja efetivamente em uso.
EXTINÇÃO
Conforme estabelece o art. 142 da LPI, o registro de marca é extinto pela expiração do prazo de vigência, renúncia total ou parcial, caducidade ou inobservância do disposto no art. 217 do mesmo diploma legal. Por isso, é importante manter o registro bem monitorado para que seja possível cumprir os prazos legais de prorrogação de registro, resposta a solicitações de nulidade administrativa e resposta a solicitações de caducidade.
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